2012年上海某公司在與意大利某公司簽訂了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同，約定意大利公司將其一件馬德里國際注冊商標(biāo)在中國的領(lǐng)土延伸（指定使用在第3類、第18類和第25類商品上）有償轉(zhuǎn)讓給上海公司。上海公司在支付了相應(yīng)的對價后于2012年9月開始使用該商標(biāo)，在服裝和皮具商品上的使用獲得了意大利公司的書面授權(quán)許可，并投入了巨資宣傳推廣該商標(biāo)。但意大利公司一直怠于協(xié)助和配合上海公司辦理商標(biāo)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并以種種借口拖延提交轉(zhuǎn)讓文件，直到2013年1月才向上海公司提供了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓所需手續(xù)。
2013年9月初，上海公司發(fā)現(xiàn)意大利公司于2012年7月通過馬德里商標(biāo)國際注冊的方式向中國商標(biāo)局申請注冊了一件新的商標(biāo)（指定使用在第18類和第25類商品上），但該商標(biāo)與兩家企業(yè)約定轉(zhuǎn)讓的注冊商標(biāo)構(gòu)成近似，且指定的商品也與約定轉(zhuǎn)讓商標(biāo)中的第18類和25類商品構(gòu)成了相同或近似關(guān)系。隨后上海公司要求意大利公司將上述新的商標(biāo)注銷或一并轉(zhuǎn)讓，但被其拒絕。除此之外，轉(zhuǎn)讓人意大利公司還于2013年9月向中國商標(biāo)局提交了在第3類商品上的商標(biāo)注冊申請，該商標(biāo)亦與雙方約定轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)構(gòu)成近似，商品也構(gòu)成相同或類似。2015年7月，該商標(biāo)在第3類商品上的使用申請被核準(zhǔn)注冊。
2014年初，根據(jù)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同中的仲裁條款，上海公司向中國國際貿(mào)易仲裁委員會（下稱仲裁委）提起仲裁。經(jīng)過審理，仲裁委支持了上海公司的全部請求，即意大利公司不但要將約定轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給上海公司，還需將2012年7月申請注冊的第18類和第25類上使用的近似商標(biāo)注銷。隨后，上海公司申請執(zhí)行上述裁決，上海市第一中級人民法院（下稱上海市一中院）依法簽發(fā)《執(zhí)行裁定書》，要求執(zhí)行仲裁委的裁決。
該案件受讓人雖然獲得了仲裁委和上海市一中院的有利裁決，但在該案的執(zhí)行中，由于轉(zhuǎn)讓人在簽訂轉(zhuǎn)讓合同后惡意在第3類商品上申請注冊了國內(nèi)商標(biāo)，而仲裁沒有涉及第3類商品商標(biāo)，因此無法注銷轉(zhuǎn)讓人在中國獲得的第3類商標(biāo)，考慮到第3類商品不是受讓人的經(jīng)營范圍，可以放棄，于是上海公司向世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局提交了刪減申請，將轉(zhuǎn)讓商標(biāo)中的第3類商品所使用商標(biāo)全部刪減，僅保留第18類和第25類。刪減申請隨后得到國際局和中國商標(biāo)局國際處批準(zhǔn)，意大利公司在中國獲得的第3類商品上使用的商標(biāo)不再成為辦理馬德里國際注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的障礙。
一波未平一波又起，上述裁決的執(zhí)行并不是該案的結(jié)束，轉(zhuǎn)讓人意大利公司在收到仲裁委的裁決書后并沒有停下阻止商標(biāo)轉(zhuǎn)讓核準(zhǔn)備案的腳步，其通過一名意大利人針對轉(zhuǎn)讓商標(biāo)提出了基于三年不使用的撤銷申請，妄圖利用轉(zhuǎn)讓手續(xù)尚未完成、權(quán)利人更迭尚未被官方記載和備案的時間差等因素，將商標(biāo)予以撤銷。
通過該案我們不難發(fā)現(xiàn)，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓是商業(yè)活動中常見的現(xiàn)象，其中也蘊藏了諸多需要注意的法律風(fēng)險。轉(zhuǎn)讓人怠于履行配合完成轉(zhuǎn)讓備案手續(xù)職責(zé)甚至是惡意阻撓的行為，是受讓人不得不加以注意和多加防范的。
常見的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同中通常具備轉(zhuǎn)讓人的保證條款，約定轉(zhuǎn)讓人保證在中國沒有與轉(zhuǎn)讓商標(biāo)在相同或者類似商品上構(gòu)成相同或者近似關(guān)系的商標(biāo)注冊或者尚未核準(zhǔn)的注冊申請。這則保證條款看似正確卻不周延，沒有將轉(zhuǎn)讓人在簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之后、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓被核準(zhǔn)之前的沖突商標(biāo)申請行為進(jìn)行預(yù)先的禁止并匹配相應(yīng)的違約責(zé)任，該案正是在這樣的情況下，給轉(zhuǎn)讓核準(zhǔn)埋下了隱患。此外，還需要在轉(zhuǎn)讓被核準(zhǔn)之前對商標(biāo)申請進(jìn)行定期的監(jiān)測，監(jiān)控轉(zhuǎn)讓人是否有事后的申請行為，一旦發(fā)現(xiàn)有申請，無論是采取仲裁或者訴訟，對受讓人來說都是可以采取的途徑且勝算是確定的。從某種程度上說，這種監(jiān)測也成為商標(biāo)轉(zhuǎn)讓盡職調(diào)查的一項內(nèi)容。
該案中，上海公司不但經(jīng)歷了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓人的惡意申請行為，還遭遇了隨后提出的基于三年不使用的撤銷申請，這也給我們敲響了警鐘：無論是國內(nèi)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，還是馬德里國際注冊商標(biāo)在中國領(lǐng)土延伸商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓的核準(zhǔn)都需要一定的時間，期間存在時間差，為了防止轉(zhuǎn)讓人利用時間差做出危害擬轉(zhuǎn)讓商標(biāo)專用權(quán)效力的行為，可以事先在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同中的保證條款里進(jìn)行預(yù)先禁止并匹配相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，轉(zhuǎn)讓人不能以自己的名義、授權(quán)或者委托任何主體針對轉(zhuǎn)讓商標(biāo)提出基于不使用的撤銷申請或者任何有害于該商標(biāo)權(quán)力穩(wěn)定性的行為。此外，該案的轉(zhuǎn)讓人在配合提交轉(zhuǎn)讓申請所需要的文件時就表現(xiàn)出拖沓和不配合行為，這也提醒受讓人，在轉(zhuǎn)讓辦理過程中，要洞察轉(zhuǎn)讓人態(tài)度的變化，一旦轉(zhuǎn)讓人有故意拖延的行為，受讓人一定要引起重視，這種拖延本身就是其不良信譽的一種折射，此時，受讓人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行有無沖突商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓人申請的查詢和監(jiān)測，并做好應(yīng)對轉(zhuǎn)讓人不配合轉(zhuǎn)讓的準(zhǔn)備工作。
與此同時，筆者建議商業(yè)主體遇到此類轉(zhuǎn)讓和許可并存的情況時要及時將許可使用進(jìn)行備案，即便是在以后遇到了類似該案中提出基于三年不使用的撤銷申請，也可以更好地作為權(quán)利的繼受者向官方說明情況以及提交使用證據(jù)維持商標(biāo)注冊。